Le sort des redevances d’une licence de brevet annulé et le droit de la concurrence

La Cour d’appel de Paris saisie d’une demande d’annulation d’une sentence arbitrale prononçant le paiement de redevances d’une licence d’un brevet invalidé, a dans trois arrêts rendus le 23 septembre 2014, posé à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante « Les dispositions de l’article 81 du Traité devenu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances par la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? ».

Cette question préjudicielle inédite est l’occasion de rappeler, d’une part, quelles sont les conséquences de l’annulation du titre pour les parties au contrat et, d’autre part, si le donneur de licence est bien fondé à imposer le paiement de redevances, une fois que le brevet n’est plus valable.

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Pour le passé, l’annulation d’un titre entraîne automatiquement l’annulation des contrats dont il est l’objet, licence ou cession, la jurisprudence est constante¹. L’annulation du contrat entraine l’anéantissement rétroactif de l’acte et impose normalement les restitutions réciproques. Heureusement, le juge ne condamne pas cette restitution du prix payé par le cessionnaire lorsque celui-ci a bénéficié d’un monopole de fait. Pour reprendre la veille formule d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1839² : « autrement, contre tous les principes de justice et de l’équité qui régissent les contrats, l’un des contractants obtiendrait tout sans rien donner, tandis que l’autre donnerait tout sans rien obtenir ». Cette solution est appliquée plus récemment en matière de licences³. Où l’on voit que le titre confère bien une présomption de validité.

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Pour l’avenir, le donneur de licence peut-il imposer une obligation de paiement de redevances au titre d’un brevet qui n’est plus valable ?

Ce type de clause ne peut être exemptée par le règlement (CE) n° 772/2004 du 7 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, lequel « ne s’applique que si les droits sur la technologie sont valides et en vigueur » (Cf. Lignes directrices du 28 mars 2014 concernant l’application de l’article 101 aux accords de transfert de technologie).

Ainsi, le donneur de licence ne saurait se prévaloir de la possibilité reconnue par ces Lignes directrices « d’étendre l’obligation de versement de redevances au-delà de la période de validité des droits de propriété intellectuelle concédés sans enfreindre l’article 101, paragraphe 1, du traité. Une fois que ces droits ont expiré, des tiers peuvent légalement exploiter la technologie en question et entrer en concurrence avec les parties à l’accord. Cette concurrence réelle et potentielle suffira normalement pour garantir que les obligations en question n’auront pas d’effets anticoncurrentiels sensibles ».

En effet la solution concerne la situation du paiement au-delà de la période de validité du titre et non celle (de nos arrêts) tirée de la non-validité du brevet.

Il est donc préférable de considérer les solutions jurisprudentielles en précisant tout de même qu’elles correspondent elles aussi avant tout à des hypothèses de paiement au-delà de la durée de protection des droits. Un donneur de licence a le droit d’exiger de son licencié le paiement des redevances. Nous sommes là en présence de l’objet spécifique du brevet. Ce principe a été posé dans l’affaire Windsurfing International par la Commission et approuvée par la Cour de justice le 25 févr. 1986. Le licencié ne saurait toutefois être tenu d’acquitter des redevances lorsque le brevet concédé n’existe plus. La condamnation de l’obligation pour le preneur de licence d’acquitter des redevances pour l’exploitation d’une invention qui a cessé d’être protégée par un brevet a été très tôt posée par la Commission en partant du principe que le consommateur ferait au final les frais du maintien de ce monopole abusif.

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Il ne faut pas pour autant condamner toute clause par principe. Les faits de chaque espèce peuvent expliquer la présence de ces clauses. C’est ainsi que dans l’arrêt du 12 mai 1989, la CJCE a été amené à se prononcer sur une affaire bien particulière dans laquelle le preneur de licence portant sur une invention brevetée s’était engagé à payer une redevance, sans limitation de durée. Cette obligation résultait toutefois d’un accord conclu postérieurement au dépôt de la demande de brevet mais antérieur à la délivrance du titre. Interrogée dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation à propos de la validité de cet engagement, preuve que la Cour ne va pas découvrir le problème posé, les juges européens soulignent qu’il « ne peut être exclu qu’une clause d’un accord de licence, imposant une obligation de payer une redevance puisse avoir une autre origine qu’un brevet. Une telle clause peut en effet procéder plutôt d’un jugement d’ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par l’accord de licence ».

Les solutions adoptées à propos de l’expiration de la durée de validité du titre valent selon nous lorsque, comme ici, le brevet a été annulé. La Commission en a fait notamment application dans l’affaire Aga Steel⁴ Le contrat de licence en cause contenait une clause de non-contestation et pour en renforcer l’efficacité obligeait le licencié à continuer le paiement des redevances prévues même si un ou plusieurs des brevets concédés venait à être annulé à la suite de l’action d’un tiers. Cette clause a été condamnée…

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La Cour de justice va être amenée, dans le cadre de ces questions préjudicielles de droit de la concurrence, à conduire un raisonnement très civiliste : quel est au fond l’objet de ces contrats de licence ? Exclusivement la concession d’un droit privatif de brevet ? Dans ce cas difficile de concevoir que le donneur de licence puisse valablement contraindre le licencié à poursuivre le paiement de redevances après l’annulation du titre. Ou la concession d’une technologie, incluant certes des brevets, mais pas seulement (du savoir-faire, un échange d’informations, une collaboration…) ? Cette seconde hypothèse, qui est en pratique fréquente, est moins évidente à traiter.